“聚焦商标法最新修订 实务分享会”成功举办

2019年5月10日，由浦东新区新的社会阶层人士联谊总会指导，上海知识产权研究所、协力律师事务所主办，上海市版权协会、自贸区知识产权协会、浦东新区专业机构从业人员联谊会协办的“聚焦商标法最新修订实务分享会”在华能联合大厦举行。现场座无虚席，吸引了五十余名实务界同仁、企业法务前来聆听。

本次实务分享会由协力律师事务所李圆律师主持并致欢迎辞。会议分为上下两场，上半场由华东政法大学副教授尹腊梅结合商标法对法定赔偿额、惩罚性赔偿的最新修订，解析如何提高商标侵权损害赔偿额；下半场由协力律师事务所律师、资深商标代理人孙静怡结合本次修法中对商标恶意申请进行的详细规制，解析如何应对商标恶意抢注。

李圆律师致欢迎辞

第一部分

讲座的上半程，尹腊梅老师结合理论与实务经验，抽丝剥茧地对如何提高商标侵权损害赔偿额进行了阐述。

尹腊梅老师

尹老师首先谈到了侵害商标专用权的民事责任，具体包括停止侵害、消除影响、赔偿损失以及2019年修订新增的“销毁”。本次讲座重点讲解损害赔偿的相关问题。她提到，本次商标法修订后全面提高了判赔额，惩罚性赔偿由原先的“1倍以上3倍以下”修改为“1倍以上5倍以下”，法定赔偿额由300万提升至500万。

之后尹老师详细介绍了四种商标损害赔偿计算方法：

第一是权利人所失，如销售额锐减导致的利益受损。但是在实务中，很难证明侵权人的侵权行为是导致权利人利益损失的直接且唯一的原因，也很难证明权利人和侵权人的商品互为唯一替代品。因此，法院通常很难依据权利人的损失确定赔偿额。

第二是侵权人的所得利益。权利人应当提供相关资料证明行为人的侵权所获利益。计算侵权所获利益的公式为：销售数量*售价-成本=营业利润。尹老师提醒，一般情况下，上市公司或拟上市公司的财务数据可在公开的文件中获得，而非上市公司的财务数据则较难取得。在实践中，证据来源包括线上和线下数据两种。在线上，相关数据可以存在于第三方电子商务服务平台，如京东、天猫，权利人可以出具初步证据向法院申请证据保全，要求第三方电子商务平台总部出具被控侵权店铺的相关财务数据；若对方是独立的电子商务经营者，此时可以登录对方网站直接查看对方的点击数、下载量等数据，将证据进行固定。尹老师还提醒在实务中可以巧妙运用举证妨碍规则进行取证，此种情况下权利人只需提供初步证据+证据保全即可，迫不得已时还可采用同行业同类产品平均利润进行计算。

第三，权利人所失和侵权人所得都无法确定时，可以以许可费的合理倍数确定赔偿额，权利人与他人签订的许可合同中的许可方式、范围、期间等都会影响到许可使用费基数，侵权行为的不同性质会导致赔偿许可使用费的合理费用不同。

在前三种确定了损害赔偿额基数后，有证据证明对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下进行惩罚性赔偿。全方位抄袭模仿是典型的恶意侵权行为，除此之外还包括屡诉不改、多次行政处罚后又侵权、针对同一受害人多种形式、多次侵害。

第四，当前三种赔偿数额无法确定时，法官可以综合各因素适用法定赔偿。尹老师提到，实务中99%的案件均适用法定赔偿。虽然商标的法定赔偿额上限为500万，但法院仍可适用裁量性赔偿，此种情况下便可突破500万的上限。2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》规定，对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额。

尹老师还指出，当企业涉嫌商标侵权时，可以使用以下理由进行抗辩：

第一，商标的获利贡献率，即考虑被诉侵权行为与侵权人产品总体利润之间的直接因果关系，其他权利所产生的利益应合理扣除。

第二，权利商标未实际使用。商标的价值在于使用，商标未使用不会导致消费者混淆，不会给权利人带来实际损失。

第三，商品有合法来源。经销商可以提供进货发票和小票，说明上家的具体信息以证明合法来源。关于特许经营商是否适用该条款，实务上存在争议，尹老师认为特许经营商有更高的注意能力，特许经营商自身也进行了贴附商标的行为，很有可能不适用该条。

最后，尹老师提醒各位企业在商标使用时要处处留痕，留下证明商标知名度的相关证据，对疑似侵权行为及时进行公证，发票、合同要存档归类以备诉讼所需，提起诉讼时应适当提高赔偿额，为当事人在合法范围内最大化争取利益。

第二部分

讲座的下半程，孙静怡律师从五个方面详细阐述了如何应对商标恶意注册，分别是：“我国商标申请的现状”“关于商标法最新修订之恶意申请”“商标注册原则及程序简述”“应对恶意注册及企业在申请商标过程中应注意的问题”“商标的后期维护”。

孙静怡律师

专题一中，孙静怡律师首先通过分析商标局历年公示的《中国商标品牌战略年度发展报告》中的数据，全方位展示了我国商标申请的现状。她总结道：我国商标申请量连续多年保持高速增长，于2018年已达到737.1万件，2018年度全国商标申请量排行榜中排在首位的企业申请数量已达6833件，2017年排在首位的自然人申请数量亦达5746件之多。可以看出，我国企业、自然人对商标的保护意识显著增强，但其中也不乏一些不法人员趁机谋取不法利益、扰乱市场秩序的行为。实践中，甚至形成了抢注商标作为无形资产进行交易的商业模式，导致大部分能想到的商标词语都已经被抢注，为实际从事经营活动的市场主体带来了很大困扰。

本次商标法最新修订便围绕着“不以使用为目的”的恶意注册行为，针对申请人（第四条）、商标代理机构（第十九条、第六十八条）、异议程序（第三十三条）、无效程序（第四十四条）进行了修改，孙静怡律师在讲座的专题二中对相关修改条文进行了逐条分析：

第四条第一款：对商标申请人的注册目的进行限制，新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”

第十九条第三款：增加了商标代理机构的注意义务。若商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标为“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，则不得接受其委托。

第六十八条：在商标代理机构的法律责任条款中，增加了“对恶意注册商标的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。”

第三十三条、第四十四条：异议程序、无效程序的提起事由中新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请”。

此次修改条款将于2019年11月1日起正式施行。

对此，孙静怡律师提醒企业法务们应当考虑放慢申请商标的脚步，尤其对不实际投入使用的商标申请进行斟酌，避免企业被认定为恶意申请。

专题二中孙静怡律师对于恶意申请的具体判断标准也给出了详细的解答：

一、《商标审查及审理标准》第四十四条中列举的三种典型的“其他不正当手段”：申请注册多件与他人商标、字号、知名商品名称包装装潢，构成相同或近似的；申请注册大量商标，明显缺乏真实使用意图的。

二、申请注册商标非满足“生产经营活动”的需要，既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售商标，索要高额费用；注册后滥用注册商标专用权恶意诉讼等等。

三、不正当占用公共资源， 引发大量异议、无效及诉讼。

专题三中孙静怡律师讲述了商标注册原则及程序。她介绍道，目前商标申请的主体包括自然人、法人和其他组织，其中对于代理机构限制了申请范围，对自然人则取消了申请范围的限制。在这一部分中孙律师强调企业使用的商标要及时进行注册，否则被他人注册后将面临被禁止使用及被诉侵权的风险，或者会导致商标权属不明难以维权。

专题四是应对恶意注册及企业在申请商标过程中应注意的问题。在这一部分，孙律师首先介绍了商标各项要素选择中的利弊及现状，结合具体案例详细阐述了商标不得注册、不得使用的情形，并提醒企业注意参考2019年最新的类似商品和服务分类进行商标申请。之后，孙律师介绍了一系列争议商标，包括跨国公司商标、近似图形、同行业名称冲突等，并结合多个具体实例深入浅出地介绍了商标异议程序、驳回复审程序、商标撤销程序、商标宣告无效程序。

专题五结语部分，孙律师提醒企业要做好商标的后续维护工作，到期商标及时续展，并提到实务中被撤三的文件将寄送至最后一次办理商标代理服务的代理公司，减少了商标在不知情的情况下被撤销的风险。

活动现场

本次实务分享会紧跟商标法最新修订动态，贴近法务工作实际，取得了良好反响，与会者在会议过程中认真聆听、积极提问，会议结束后就企业遇到的相关问题，与两位主讲人进行了深入交流，纷纷表示收获满满、受益匪浅。

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